東京高等裁判所 平成９年（行ケ）２５７号 判決
原告
ザ リージェンツ オブ ザ ユニヴァーシティ オブ カリフォルニア
代表者
【Ａ】
訴訟代理人弁理士
【Ｂ】
訴訟復代理人弁理士
【Ｃ】
被告
特許庁長官【Ｄ】
指定代理人
【Ｅ】
同
【Ｆ】
同
【Ｇ】
同
【Ｈ】
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実
第１請求
特許庁が平成７年審判第１４６９９号事件について平成９年５月１２日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実（当事者間に争いのない事実）
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「新生表現型の抑制を制御する産生体及び方法」とする発明につき、１９８８年１０月３１日アメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、日本国を指定国として１９８９年１０月３０日国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ８９／０４８０８）をし、平成３年４月３０日、それに基づく特許法１８４条の５第１項の規定による書面を提出したが（平成２年特許願第５００３２４号）、平成７年４月１８日拒絶査定を受けたので、同年７月１４日拒絶査定不服の審判を請求した。
特許庁は、この請求を同年審判第１４６９９号事件として審理した結果、平成９年５月１２日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同年６月２３日原告に送達された。
２ 本願請求の範囲第１項に記載された発明（以下「本願発明」という。）の要旨内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞の腫瘍表現型を抑制するための活性成分として哺乳動物の網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物。
３ 審決の理由の要点
(1) 本願発明の要旨等
本願発明の要旨は、前項記載のとおりである。
(2) 引用例
ア これに対し、本願優先権主張日前に米国において頒布された刊行物である「Nature」３２９巻６４２頁ないし６４５頁（１９８７年）（甲第５号証。以下「引用例」という。）には、
(ア) ６４３頁に、ヒトＲＢ遺伝子全ＤＮＡ配列が記載され、
(イ) ６４２頁左欄下から２２行ないし下から１行には、「遺伝病である網膜芽腫に対する感受性を決定するヒトＲＢ遺伝子は、最近分子遺伝子技術により特定された。前回の結果は、このＲＢ遺伝子の完全不活性化が腫瘍発生に必要とされることを示した。腫瘍抑制遺伝子として、ＲＢ遺伝子は、他の腫瘍遺伝子と反対のやり方で機能する。ＲＢcDNAクローンの配列解析によれば、長いＯＲＦを有し、これによりコードされる推定蛋白質は、DNA結合機能を有する特徴を有することが示唆された。・・・今回、このＲＢ蛋白質は、分子量約１１０，０００ ないし１１４，０００ のリン蛋白質であり、そのほとんどは核内に存在することがわかった。・・・これらの結果を総合すると、ＲＢ遺伝子産物は、細胞内で他の遺伝子を調節する機能を果たすことが示唆される。」という旨が記載されており、
(ウ) さらに、６４５頁左欄下から１２行ないし右欄３行には、「以前のデータ及び核に局在化しているという今回の結果は、ＲＢ蛋白質の遺伝子調節機能を支持するものである。DNA結合活性が、このＲＢ蛋白質を簡単に検出する活性であり、その機能の最も重要な指標になり得る可能性がある。・・・他の腫瘍遺伝子とは対照的に、ＲＢリン蛋白質(分子量１１０ＫＤ)の不存在が、腫瘍発生をもたらすようである。ＲＢリン蛋白質が他の遺伝子の調節に重要であれば、ＲＢリン蛋白質の欠失によるこれら他の遺伝子の脱調整が、腫瘍発生を媒介するのかもしれない。このＲＢリン蛋白質の活性を調節する他のファクターと、このＲＢ蛋白質により調節されるターゲット遺伝子を特定することが重要になるであろう。」と記載されている。
イ 結局、引用例には、
(ア) 網膜芽腫に対する感受性を決定する、すなわち、その遺伝子座の欠損により網膜芽腫が発症することがあるヒトＲＢ遺伝子の全塩基配列が記載されていると認められる。
(イ) また、その遺伝子産物であるヒトＲＢ蛋白質は細胞内で他の遺伝子（ターゲット遺伝子）に結合することで該ターゲット遺伝子を調節する機能を有すること、及び細胞がＲＢ蛋白質を有しないことでターゲット遺伝子の脱調整を引き起こし腫瘍発生をもたらすこと、すなわち、癌細胞の腫瘍表現型として、内因性野生型ＲＢ蛋白を有しないこと、及びＲＢ遺伝子の完全不活性化等ＲＢ遺伝子の欠損がその原因となることが示唆されていると認められる。
(3) 対比
そこで、本願発明と引用例の記載とを対比すると、引用例に記載のヒトＲＢ遺伝子の全塩基配列は、本願発明における哺乳動物の網膜芽腫遺伝子の全塩基配列と一致し、両遺伝子は実質的に同じものであると認められるので、両者は、哺乳動物の網膜芽腫遺伝子が記載されている点、及び内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しないことが癌細胞の腫瘍表現型の原因であることが記載されている点で共通するが、前者では、この哺乳動物の網膜芽腫遺伝子を、内因性の野生型ＲＢ蛋白を有しない癌細胞の腫瘍表現型を抑制するための薬剤組成物の活性成分として用いるのに対して、後者ではそのような用途の記載がない点で、両者は相違している。
(4) 審決の判断
ア(ア) 本願優先権主張日当時、「遺伝子治療」という概念は周知であり、単一遺伝子異常疾患に対して、担体が何であれ、その欠陥遺伝子を補充すれば、疾患を治療できることが広く期待されていたことである。
(イ) そして、ヒトに対する臨床試験の前段階として、動物実験での遺伝子治療としての遺伝子導入については、例えば、本願発明においても使用されている担体であるレトロウィルスベクターを使用することが、マウスにおける欠陥遺伝子の補充に効果があることが既に周知であった（必要があれば、「Molecular andCellular Biology」７巻３４５９頁ないし３４６５頁（１９８７年。甲第３号証）、「Proc.Natl.Acad.Sci.USA」８３巻２５６６頁ないし２５７０頁（１９８６年。甲第４号証）参照）。
(ウ) また、ＲＢ蛋白をコードする遺伝子を、上記担体であるレトロウィルスベクターに組み込むことに格別の困難性は認められない。
イ してみると、ＲＢ遺伝子に欠損を有するために網膜芽腫細胞となった細胞に対してその欠陥遺伝子を補充する目的で、あるいは内因性の野生型ＲＢ蛋白を有せずその癌細胞となった細胞に対してＲＢ蛋白をコードする遺伝子を補充する目的で、引用例に記載のヒトＲＢ遺伝子を担体としてのレトロウィルスベクターを使用して遺伝子治療のための薬剤組成物として用いること、すなわち、本願発明の前記相違点のごとくすることは、上記周知の遺伝子治療技術を適用することにより、当業者であれば容易になし得たことである。
ウ そして、本願発明において効果が確認されているのは、網膜芽腫遺伝子欠損の感染網膜芽腫細胞系を感染させたマウスの両側腹部に、その一方に網膜芽腫遺伝子を導入し、片方に導入しなかった場合、導入した側の腫瘍形成が阻止できたという、マウスにおける網膜芽腫の発生の阻止効果だけであって、この効果は、引用例の記載及び上記周知の遺伝子導入法から予測できないほどの格別のものとは認められない。
(5) むすび
したがって、本願発明は上記引用例に記載された発明及び前記周知の遺伝子治療技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
第３審決の取消事由
１ 審決の認否
(1) 審決の理由の要点(1)は認める。
(2) 同(2)アのうち、
「他の腫瘍遺伝子」（甲第１号証３頁６行、７行）は「大多数の他の腫瘍遺伝子」と、
「DNA 結合機能を有する特徴を有することが示唆された。」（同３頁９行、１０行）は「DNA 結合機能を有することが示唆される特徴を有する。」と、
「機能を果たすことが示唆される。」（同３頁１５行）は、「機能を果たし得ることが示唆される。」と、
「以前のデータ及び核に局在化しているという今回の結果」（同３頁１７行、１８行）は、「予備的なデータ及び核に局在化しているという結果」と、
「ＲＢリン蛋白質が他の遺伝子の調節に重要であれば」（同４頁４行、５行）は、「もしもＲＢリン蛋白質が他の遺伝子の調節に重要であれば」と
それぞれ訳されるべきであり、その余は認める。
同(2)イは認める。
(3) 同(3)のうち、両者が「内因性の野生型ＲＢ蛋白を有しないことが癌細胞の腫瘍表現型の原因であることが記載されている点で共通する」こと（甲第１号証５頁１２行ないし１５行）は争い、その余は認める。
(4) 同(4)アのうち、(ア)は認める。(イ)は争う。(ウ) は認める。同(4)イ、ウは争う。
(5) 同(5)は争う。
２ 取消事由
審決は、本願発明は上記引用例に記載された発明及び前記周知の遺伝子治療技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨判断するが、誤りである。本願優先権主張日当時の周知技術に基づいて引用例を考察すると、当業者は、癌の予防及び治療等を目的とする遺伝子治療においてＲＢ遺伝子を利用することの有効性を合理的な蓋然性をもって予測することはできず、ＲＢ遺伝子を本願発明の用途に使用することについての動機づけはなかったものである。
(1) 本願発明の構成及び効果
ア(ア) 本願発明は、請求の範囲第１項に記載されているとおり、「癌細胞の腫瘍表現型を抑制する」ことを目的として、哺乳動物の網膜芽腫遺伝子（以下「ＲＢ遺伝子」ともいう。）を活性成分として含む薬剤組成物に係る。
したがって、本願発明の薬剤組成物は、既存の癌細胞の腫瘍表現型（腫瘍を形成すること）を抑制することにより癌を治療するためのものであって、癌を形成しやすい素因を有するが、いまだ腫瘍表現型を獲得していない細胞（正常細胞）における腫瘍表現型の誘発を阻止又は予防するためのものではない（甲第８号証（【Ｉ】博士の鑑定書）第Ⅱ節）。
よって、本願発明の進歩性の有無は、既存の癌細胞の腫瘍表現型をＲＢ遺伝子を用いて治療するための薬剤組成物が容易に想到し得たかという観点から判断されねばならない。
(イ) なお、本願請求の範囲第３項（甲第６号証）には、「癌の予防のための」薬剤組成物が記載されているが、上記第３項は、本願請求の範囲第１項（本願発明）の従属請求項であるので、「癌細胞の腫瘍表現型を抑制するための」という上記第１項の必須要件を満たした上で、付加的要件として癌細胞への誘導の阻止又は予防をも対象とする薬剤組成物を記載しているにすぎない。
イ 本願明細書中のヌードマウスを用いる実施例（甲第７号証７６頁ないし７８頁）は、本願発明に従って癌細胞の腫瘍表現型を抑制し得ることを明確に教示している。このようなＲＢ遺伝子の機能は、このヌードマウスを用いる実験によって初めて確立されたものである。
(2) 網膜芽細胞腫の発症プロセスについての知見
本願優先権主張日当時、癌細胞は通常、複数の遺伝子の欠陥によって生じると考えられており、腫瘍形成の要因として１つの欠陥遺伝子が特定されたとしても、当業者は、その遺伝子のみを補充することで癌細胞を有効に処置することができることを容易に想到し得なかったものである。
ア 引用例
(ア) 引用例（甲第５号証）は、ＲＢ遺伝子の欠陥が癌細胞の腫瘍表現型の原因となり得ることを示唆するにすぎない。この点は、引用例が「このＲＢリン蛋白質の活性を調節する他のファクターと、このＲＢリン蛋白質により調節されるターゲット遺伝子を特定することが重要になるであろう。」と結んでいることからも明らかである。
なお、「imply」（甲第５号証原文６４２頁左欄下から２行）は、「suggest（示唆する）」の同義語であって、「mean（意味する）」とは異なる。
(イ) そして、ＲＢ遺伝子の欠陥が癌細胞が腫瘍を形成することの原因となり得ることの示唆だけでは、当業者に、遺伝子治療のための薬剤組成物の活性成分としてＲＢ遺伝子を使用することにつき十分な動機づけを与えるものではない。
イ 鑑定書等
(ア) 甲第８号証（【Ｉ】鑑定書）によれば、本願優先権主張日当時、本願発明の対象となる「内因性の野生型ＲＢ蛋白を有しない癌細胞の腫瘍表現型」は、単一遺伝子異常疾患であるとは考えられておらず、かえって、癌細胞は通常、複数の遺伝子の欠陥によって生じることが知られていた。これは、腫瘍形成を抑制（治療）するためには、複数の要因のすべてを特定し、それらを正常に戻すことが必要であろうという理解を導く。したがって、腫瘍形成の要因として１つの欠陥遺伝子が特定されたとしても、当業者は、その遺伝子のみを補充することが癌細胞の処置に有効であり得ることを容易に想到し得なかったものである。
すなわち、本願優先権主張日当時、複数の遺伝的欠陥を有する癌細胞が腫瘍を形成するまでに至るプロセスは、ほとんど解明されていなかった。したがって、複数の遺伝的欠陥による変異が相互に複雑に作用して腫瘍を形成するというプロセスの方が、はるかに蓋然性の高いものと理解されていた（甲第１０号証参照）。
(イ) また、本願発明者らのグループは、甲第１３号証（「Nature」３０９巻４５８頁ないし４６０頁。１９８４年）において、ＲＢ遺伝子が、癌遺伝子であるＮ-ｍｙｃと協同して、網膜芽細胞腫の腫瘍形成を導くという仮説を提唱している。
甲第１３号証の上記記載を考慮すれば、引用例中の上記ア(ア)の記載は、ＲＢ遺伝子欠損が原因となる網膜芽細胞腫等の癌が、少なくともＲＢ遺伝子の欠損と、Ｎ-ｍｙｃのような癌遺伝子の活性化との各段階を含み、さらに、他のファクターにも制御され得る、複数の段階（マルチ・ヒット）を経由するプロセスで腫瘍形成に至ることを想定している。
(ウ) 甲第２号証（【Ｊ】鑑定書）は、本願優先権主張日当時の技術水準からは、当業者は本願発明を容易に予測し得なかったことを述べている。
具体的には、【Ｊ】鑑定書では、「Ｉ．はじめに」の節において、腫瘍形成のメカニズムに関する技術背景を概説した上で、癌の発現が複雑な種々の要因に影響されること、特に癌細胞が通常相当数の遺伝子の障害を含むことから、癌を処置するための医薬の作製に当たっても様々な考察が要求されることが述べられている。この節の最終段落では、このような技術水準を踏まえて、本願発明者らの成果が非常に驚くべきものであり、本願発明がまさにパイオニア発明の名に値すべきことが強調されている。
【Ｊ】鑑定書では、次に、「Ⅲ．遺伝子治療の問題」の節において、審決が引用した甲第３、第４号証が本願発明の効果を示唆しない理由が詳述されている。すなわち、甲第３、第４号証が記載するアデノシンデアミナーゼ遺伝子と、本願発明の薬剤組成物における活性成分である網膜芽腫遺伝子とを比較したとき、アデノシンデアミナーゼ遺伝子の産物であるアデノシンデアミナーゼ（ＡＤＡ）と網膜芽腫遺伝子の産物であるタンパク質（ｐＲＢ）とはその機能において著しく異なること、そのため、遺伝子治療による効果を得るための必要条件もまた著しく異なるにもかかわらず、甲第３、第４号証ではそのような差異が考慮されていないこと、その結果、甲第３、第４号証に記載されたベクターがＡＤＡ以外の遺伝子にも有用であることは全く予期されないことが述べられている。さらに、ＡＤＡ欠損に起因する免疫不全病については、遺伝子治療のモデル疾患として十分な知見が得られていたという点で、本願発明が適用される「内因性の野生型ＲＢ蛋白を有しない癌細胞の腫瘍表現型」とは著しく異なることが指摘されている。
これらの指摘から、癌に対する遺伝子治療は、ADA欠損症に対する遺伝子治療とは根本的に発想が異なり、後者の知見は前者に容易に転用し得るものではないことが理解される。
(エ) さらに、ある癌が被告主張のrecessive cancer（劣性の癌）であることは、その癌を単一の遺伝子で処置し得ることを意味しない。癌において不活性化又は欠損している遺伝子が同定されたとしても、その遺伝子が腫瘍の形成を抑制するのに有効であるか否かは不明である。例えば、色素性乾皮症（甲第８号証訳文６頁２１行）は、明らかにrecessiveな疾患であって、ＤＮＡ修復遺伝子の変異が原因となって癌を生じ得るが、正常なＤＮＡ修復遺伝子を導入しても、既存の癌細胞の増殖を阻止する効果は得られていないものである。
ウ 被告の主張に対する反論
(ア) 被告は、腫瘍細胞と非腫瘍細胞との細胞融合について記載する文献（乙第５号証等）に基づく主張をするが、これらの文献は、細胞融合に使用された非腫瘍細胞（そのゲノム全体）がＲＢ癌細胞の増殖を逆行させ得る１つ又はそれ以上の要因を含むことを教示しているにすぎず、被告の上記主張は失当である。
(イ) 被告は、recessive cancerが腫瘍抑制遺伝子の不活性化を原因として生じる旨主張するが、本願優先権主張日当時、腫瘍抑制遺伝子についての研究は遅れており、その存在はいまだ仮説の域を出ていなかった。したがって、recessivecancerと腫瘍抑制遺伝子として想定された因子との因果関係は、確立されるにはほど遠い状況であった。
(3) レトロウィルスベクターの使用について
本願優先権主張日当時、遺伝子治療という概念自体、及び遺伝子導入のためのレトロウィルスベクターの使用自体は周知だったとしても、そのようなレトロウィルスベクターの使用により、欠陥遺伝子の種類に関わらず、遺伝子治療の効果が得られ、又は効果が期待されることが周知であったとはいえない。
前記のとおり、甲第２号証（【Ｊ】鑑定書）では、アデノシンデアミナーゼ遺伝子の産物であるアデノシンデアミナーゼ（ADA）と網膜芽腫遺伝子の産物であるタンパク質（pRB）とはその機能において著しく異なるため、遺伝子治療による効果を得るための必要条件もまた著しく異なることが述べられているものである。
第４審決の取消事由に対する被告の認否及び反論
１ 認否
原告主張の取消事由は争う。
２ 反論
(1) 本願発明の構成及び効果
ア 本願発明の請求の範囲の記載は、「内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞の腫瘍表現型を抑制するための活性成分として哺乳動物の網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物。」と極めて広範なものである。
イ したがって、本願発明は、「癌細胞の腫瘍表現型を抑制するための薬剤組成物」に係るものとして、ヒトを含む哺乳動物体内の癌細胞が腫瘍表現型を獲得した後で投与する医薬組成物である「癌治療剤」のみならず、内因性の野生型ＲＢ遺伝子を有しないという癌を形成しやすい素因を有するが、いまだ腫瘍表現型を獲得していない細胞が腫瘍表現型へ誘発されることを阻止又は予防するための薬剤組成物をも包含するものである。
この点は、本願明細書中の実施例について、「クローン化ＲＢ遺伝子を予防を目的として脱毛マウスの１側部に投与した。」（甲第７号証６２頁２１行、２２行）等と明記していることから明らかである。
ウ また、「医薬組成物」とは記載されておらず、「薬剤組成物」と記載されているから、生体から取り出した単なる細胞レベルでの癌細胞（培養腫瘍細胞）自体に適用する薬剤も包含する。
エ 原告は、本願発明の薬剤組成物は、既に存在する癌細胞の腫瘍表現型を抑制することにより癌を治療するためのものである旨主張する。
(ア) しかしながら、「抑制する」という用語は、癌に対して用いられた場合は、癌となってしまった状態を抑制することだけを一義的に意味するものではなく、いまだ癌となってはいないが癌状態となることを抑制することをも意味するものである。
(イ) また、上記本願の請求の範囲第１項を引用した従属項である第３項には、「前記薬剤組成物が癌の予防のためのもので、内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞が、野生型ＲＢ遺伝子を欠損していることを特徴とする請求の範囲第１項記載の薬剤組成物。」と記載されているが、この表現は、請求項１記載の薬剤組成物に係る発明中に、「癌の予防のための薬剤組成物」に係る発明が含まれることを前提とするものである。
(ウ) さらに、本願明細書（甲第７号証）中の「好ましい投与方法では、・・・適当なベクターによって投与されたクローン化癌抑制遺伝子は欠損癌抑制遺伝子をもつ、あるいは癌抑制遺伝子をもたない患者に予防及び／又は治療効果を与えるが、正常な遺伝補体をもつ患者には副作用は生じない。例えば調査診断により癌になりやすい素因があると診断された場合等のように、予防措置が必要であると診断された場合には、クローン化癌抑制遺伝子を患者に投与する。」（６０頁１８行ないし６１頁１行）等の記載も、本願発明は、癌治療とともに、予防のための薬剤組成物を目的とする発明であること、しかも、ＲＢ遺伝子に欠陥がある又は欠損しているという癌に罹患しやすい遺伝学的素因が発見された段階でＲＢ遺伝子を癌の予防用薬剤組成物として利用することを主たる目的とする発明であることを明らかにしている。
(エ) 原告は、本願明細書中のヌードマウスの実施例（甲第７号証７６頁ないし７８頁）は本願発明に従って癌細胞の腫瘍表現型を抑制し得ることを明確に教示している旨主張するが、そこで使用されているのは、腫瘍形成性の高い「網膜芽腫」又は「骨肉芽腫」の培養細胞であって、腫瘍表現型を獲得した癌細胞ではないから、当該培養細胞にＲＢウイルスを接種した場合に腫瘍形成しなかったという結果は、単にＲＢ遺伝子又はその産生物が腫瘍表現型を獲得していない細胞（正常細胞）が腫瘍を形成し得る癌細胞へ誘導されることを阻止又は予防したというを意味するにとどまるものである。
(2) 網膜芽細胞腫の発症プロセスについての知見について
本願優先権主張日当時、ＲＢ遺伝子が劣性（recessive）の「腫瘍抑制遺伝子」であることは、当業者に広く認識されており、ＲＢ遺伝子欠損細胞に何らかの手段でＲＢ遺伝子を補いさえすれば、ＲＢ遺伝子欠損が原因となる網膜芽細胞腫などの腫瘍表現型を抑制又は阻止することができることは、充分に予測されていた。
ア 引用例（甲第５号証）には、「以前の結果は、ＲＢ遺伝子の完全な不活性化が腫瘍形成に必要とされることを示している。」（６４２頁左欄本文３行、４行）ことを記載した上で、実験的事実を追加して、その実験結果が「ＲＢ蛋白質が細胞内で他の遺伝子の調節機能を果たしていることを支持するものである」こと（６４５頁左欄下から１２行、１１行）が記載されており、さらに、「ＲＢリン蛋白質の欠失によるこれら遺伝子（原腫瘍遺伝子）の脱調節が、腫瘍の発生を媒介するものかもしれない。」（６４５頁左欄下から２行ないし右欄１行）と述べていることからみて、「細胞内のＲＢ蛋白が完全に不活化されてはじめてその調節機能が失われることで、腫瘍発生が起きること」については、実験的に支持されるものとして記載されているものである。
なお、引用例中で用いられている「imply」（６４２頁左欄下から２行）は、前後の文脈から判断すれば、単にその「可能性を示唆している」という曖昧な予測ではなく、当該論文中で記載された実験の結果がすべて筆者の説を支持しているという結論を記述する際に用いられている用語であるから、「意味している」等確信に満ちた日本語に対応させるべきである。
イ 癌（悪性腫瘍）には、ある悪性腫瘍を惹起する遺伝子（一般に癌遺伝子と呼ばれる。）が加わるために発現する「dominant cancer（優性の癌）」と、ある遺伝子が欠損するために生ずる腫瘍である「recessive cancer（劣性の癌）」とがある（乙第１２、第１３号証）。
前者は、正常細胞中の原癌遺伝子が変異して癌遺伝子（oncogene）となり、通常、多段階のプロセスを経てその細胞を最終的に癌に導くものである。このタイプの癌の場合、ひとたび突然変異で癌遺伝子となってしまえば、もとの正常遺伝子を加えても、癌遺伝子が残っている限り癌化のプロセスは進行してしまい、正常に戻ることはない。
これに対して、後者のrecessive cancer の場合は、正常細胞中では細胞の増殖、死滅及び発達を制御している遺伝子が働かないことを直接の原因として起こるものである。当該遺伝子の１対のうち１つでも正常に働いていれば制御できるので、２つともが欠損又は不活性化して初めて制御がきかなくなり、細胞が異常増殖し癌化するものである。つまり、このタイプの癌の場合には、正常細胞であれば本来有しているはずの腫瘍抑制遺伝子が働かないことが腫瘍形成の直接の原因であるのだから、腫瘍形成という最終段階よりも前の段階で当該腫瘍抑制遺伝子を補ってやれば、その腫瘍形成が阻止又は予防できることは当然に予測される。
このことは、そもそもある癌がdominant cancerであるか、recessive cancer であるかを見分けるために用いられていた手法が、癌細胞と正常細胞との間で融合細胞を作り、その融合細胞が悪性を示す（腫瘍表現型を示す）か、正常に近い性質を示すかを調べる方法であることからみても自然に導かれる結論である。すなわち、dominant cancerであれば、融合細胞（hybrid）は癌細胞から癌遺伝子を受け継いでしまうから、正常細胞から何を補われても正常細胞に戻ることはないが、後者のrecessive cancerであれば、正常細胞から補われた遺伝子によって正常細胞の性質を示すこととなる（乙第１３号証）。
そして、本願発明の「内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞」として最も典型的な癌は、網膜芽細胞腫であるが、網膜芽細胞腫は、単一のＲＢ遺伝子の１対が両方ともに働きを失うことが、その腫瘍発生に必要かつ十分な癌である。この性質が、正にrecessive cancerの性質であるから、網膜芽細胞腫の細胞に対して欠損しているＲＢ遺伝子を補えばその腫瘍形成が阻止できると考えることは、当業者にとって極めて自然である。
ウ 網膜芽細胞腫がrecessive cancerであったことは、本願優先権主張日当時、当業者に周知であった。
(ア) すなわち、網膜芽細胞腫については、１８８６年に報告されて以来症例が累積しており、既に１９７１年に【Ｋ】により、また、１９７３年に【Ｌ】により、突然変異の起こる頻度と発症時期の関係などから「２－ヒット説」が提唱されていた（乙第６、第１２、第１３号証等）。この２－ヒット説によれば、遺伝性の症例の場合、生殖細胞の段階で第１のhitたる遺伝子異常を生じ、網膜の細胞のみならず全身の体細胞がこの遺伝子異常を有するので、次に、第２hitたる体細胞突然変異が生じると、そこに網膜芽細胞腫が発現する。これに対し、非遺伝性の症例の場合には，第１、第２のhitがともに同一の網膜芽細胞に体細胞突然変異として生じ、網膜芽細胞腫が発現する。
この説によれば、遺伝性の場合の発症が若年性であり、遺伝性の症例が４０％を占めることや両眼性、片眼性の別等の網膜芽細胞腫の特徴的な性質をすべてうまく説明することができる。
(イ) 網膜芽細胞腫患者についての詳細な染色体分析の蓄積から、患者の５％弱に染色体１３番q１４域の欠失を含む異常が認められ、この部分に網膜芽細胞腫の原因遺伝子、すなわちＲＢ遺伝子が存在すると考えられた。さらに、ＲＢ遺伝子の近傍に存在することが判明したエステラーゼＤ（ＥｓＤ）遺伝子をマーカーとする手法、又は種々の制限酵素断片で染色体ＤＮＡを切断してそれぞれの断片の染色体上の位置を同定する手法（ＲＦＬＰ）などにより、ＲＢ遺伝子の存在場所を探り、最終的にはＲＢ遺伝子を同定しようと試みられていた。
前者のＥｓＤ検索の中で、網膜芽細胞腫患者のＥｓＤ活性が体細胞で正常の１／２、腫瘍細胞で０を示し、染色体分析では体細胞に異常を見いだせず、腫瘍細胞では染色体１３番が欠損していたという報告例は２－ヒット説を支持するものである。（乙第１２、第１３号証）。その後、同様にマーカー遺伝子を駆使した検索により、第２hitたる体細胞突然変異の実際が明らかにされていた。
これらの事実から、網膜芽細胞腫は、ＲＢ遺伝子の変異により生ずるrecessivecancerであろうとの見方が有力であった（乙第１３号証）。
さらに、１９８６年には【Ｍ】らから、１９８７年には【Ｎ】ら（本願発明の発明者ら）、【Ｏ】らから相次いでＲＢ遺伝子のcDNAが取得されたことが報告されたが、ＲＢ遺伝子が正常ヒト細胞の染色体１３番q１４に存在し、患者ではmRNAの転写が全く見られないか又は転写異常が見られたとする結果も、この癌がＲＢ遺伝子の２－ヒットを原因とするrecessive cancerであることに合致している。（乙第１２、第１３号証）。
(ウ) 前記のとおり、ある癌（悪性腫瘍）がrecessive cancerであることを生物学的に立証するためには、癌細胞と正常細胞とを細胞融合させて得られたhybridが正常に近い性質を示すか否かを調べる手法が用いられるが、乙第１３号証は、乙第５号証の前報であって、網膜芽細胞腫がrecessive cancerであることを生物学的に立証するために、網膜芽細胞腫細胞と非腫瘍細胞の間に細胞融合を行いhybridを作ったことが明記されている。その結果、hybridのすべてが非腫瘍細胞様形態を示し、悪性の細胞形態を示すものは１つもなかったことからみて、この腫瘍がrecessive cancerであることが強く支持される。
そして、乙第５号証は、乙第１３号証で「ＲＢがrecessive cancerであると断定するには、さらにsoft agar中でのhybridの増殖の仕方を調べたり、ヌードマウスでの腫瘤形成能につき検討する必要があり、今後行なう予定である。」（１２１頁左欄３行ないし６行）と指摘されているsoft agar中での増殖の仕方を検討した実験である。すなわち、網膜芽細胞腫の細胞は、そのまま軟寒天培地（soft agar）中で培養すると増殖し多数のコロニーが形成されるが、乙第５号証において、非腫瘍細胞ＮＩＨ３Ｔ３と融合したhybridでは増殖は抑制され、コロニーも形成されなかったという実験結果が得られており、網膜芽細胞腫がrecessive cancerであることが確実に示されている。ここで、soft agar中での増殖の仕方はin vivo系における腫瘤形成能（tumorigenicity）とはほぼ一致するから、この結果は上記hybridをヌードマウス腹腔内で培養すれば腫瘤形成能が阻止されることを示すものにほかならない。
(エ) さらに、乙第１２号証には、分子生物学的及び生物学的アプローチをまとめて、「こうして、現在ＲＢがrecessive cancerであることは間違いないものと考えられる。」（１２２７頁右欄）こととともに、「このＲＢ遺伝子をＲＢ腫瘍細胞中に取り込ませた時、腫瘍細胞が性質を変え、正常な細胞となるか否か、生物学的な面からの証明も是非行う必要がある。・・・さらにその彼方には、窮極の夢である遺伝子治療への道がある。遺伝子を補うことによりＲＢを治すことができればと期待される。」（１２３１頁左欄）と記載されており、単離されたＲＢ遺伝子を網膜芽細胞腫の細胞に導入してsoft agarの増殖能中又はヌードマウス腹腔内での腫瘤形成能を調べようと想到することは当業者にとって極めて自然な思考の流れであり、遺伝子治療の夢を語れるほどまでにその成功を確信していたことを示している。
(オ) 以上のとおり、本願優先権主張日当時、当業者にとっては、網膜芽細胞腫の細胞にＲＢ遺伝子を補うことで、in vitroの系のみならずヌードマウス腹腔内（in vivoの系）においても網膜芽細胞腫の細胞の腫瘍表現型を阻止することができることは充分に予測されていたことである。
エ(ア) 原告は、乙第５号証につき、癌細胞の表現型が複数の遺伝子の導入によって変化し得ることを示すにすぎない従来技術である旨主張するが、前記のとおり、網膜芽細胞腫がrecessive cancerであり、その原因となる腫瘍抑制遺伝子が単一のＲＢ遺伝子であることがほぼ確実になっていた本願優先権主張日当時の当業者であれば、乙第５号証の細胞融合実験の結果をみれば、網膜芽細胞腫の細胞に対して非腫瘍細胞から補われたものこそ単一のＲＢ遺伝子であることは、むしろ疑わないことである。
(イ) 原告は、色素性乾皮症は、recessiveな疾患であるにもかかわらず、正常なＤＮＡ修復遺伝子を導入しても既存の癌細胞の増殖を阻止する効果は得られない旨主張するが、色素性乾皮症が癌細胞と正常細胞との間で融合細胞を作り、その融合細胞が正常細胞から補われた遺伝子によって正常細胞の性質を示すことを確認されたことや、recessive cancer であることを認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。
(ウ) 原告は、Ｎ－ｍｙｃ遺伝子についての主張をするが、甲第１３号証及び乙第３号証には、それぞれＮ－ｍｙｃ遺伝子が網膜芽細胞腫の腫瘍形成において主要な役割を有する可能性、及びＲＢ遺伝子がそのＮ－ｍｙｃ遺伝子等の発癌遺伝子の発現を抑制する可能性が教示されているにすぎないものである。
(3) レトロウイルスベクターの使用について
ア 本願優先権主張日前に、外来遺伝子をヒト細胞などの動物細胞内に導入する多数の方法のうちでも、特にレトロウイルスベクターを用いる方法が染色体に安定に組み込まれる効率の高い優れた方法であることは当業者にとって技術常識といえるものであった（乙第８ないし第１０号証）。
イ すなわち、その効率の高さは、「組み換えウイルスの力価を上げれば、１回の感染でほとんどの細胞に安定に外来遺伝子を導入することも可能である」（乙第８号証１０２頁右欄９行ないし１２行）といえるほど確実性の高いものであった。
ウ さらに、「遺伝子導入の受容細胞になり得る細胞の範囲を大きく広げることができる。骨髄、肝臓、皮膚などの組織の初代培養細胞を、試験管内で組み換えウイルスに感染させ、動物個体に戻すということも技術的に可能であり、遺伝子治療への応用が試みられている」（乙第８号証１０２頁右欄１５行ないし２０行）と記載され、「近年、レトロウイルスのＬＴＲとpackage sequenceを利用したベクター系を用いて、外来遺伝子を動物細胞に効率的に導入する方法が開発され、遺伝子治療の前段階として生体内で外来遺伝子を発現させることも可能となってきている。」（乙第１０号証１８１頁要約部分）と記載されているように、本願優先権主張日当時、レトロウイルスベクターは、遺伝子治療のための細胞内への遺伝子導入手段としても周知であった。
理由
１ 本願発明の概要について
本願発明は、「内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞の腫瘍表現型を抑制するための活性成分として哺乳動物の網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物。」を発明の要旨とするものであるところ、甲第７号証によれば、本願明細書には、本願発明に係る技術分野､背景技術､目的 及び効果 について、次のとおり記載されていることが認められる。
(1) 技術分野
「本発明は癌の表現型（形質）発現を制御する、哺乳動物の治療・予防産生体及び方法・・・に関する。」（１頁１２行ないし１４行）
(2) 背景技術
「患者に対する治療費からみた経済的なインパクトが癌の治療困難という考えと結びついて、癌の診断だけではなくその素因の究明について、また癌の治療及び／又はその素因を極めることについて信頼性の高い方法を実現するため研究が進行中である。癌研究の焦点の多くは症状の診断や治療に向けられている。最近、細胞レベルや細胞下レベルにおける生化学プロセスの認識が進んできたため、癌の診断や治療だけでなく、生体における癌素因の発見についての方法に注意が払われるようになってきた。このような素因を究めるために、生体における癌抑制機構を確定する研究が行われている。 これら研究では“癌抑制”は元来腫瘍細胞と通常の線維芽細胞、リンパ球やケラチノサイトとが形成する融合細胞に認められる腫瘍形成性の欠損と定義されていた。そしてこの作用は通常細胞における支配的な抑制因子によって仲介されると考えられていた。・・・
証拠によればこれら因子は一部は個体発生的であった。というのは、腫瘍形成性の抑制と融合細胞におけるある種の染色体の存在との間には相関関係が認められたからである。」（２頁２３行ないし３頁２０行）、
「ところが、全ヒト染色体は転移されていたので、癌抑制を分子的に定義された遺伝要素に結びつけることはできなかった。加えて、全ヒト染色体の転移は実験以外の基準で試みた場合には、大きな問題になることがある。治療に好適な染色体を調製するのはかなりの熟練を必要とし、時間だけでなくコストもかかる作業である。この結果、多くの用途にとってこの技術は許容できない。これら理由から、患者への染色体導入に伴う問題を解決できる、治療上及び予防上の両者からみて、癌治療を生物工学的に実現する方法が強く望まれている。」（４頁４行ないし１３行）
「即ち、これら腫瘍の形成に関与する遺伝子は従来の腫瘍遺伝子の場合と同様に、活性化というよりは機能欠損によって腫瘍形成性になるものと考えられる。・・・
この典型的な例はJ.Cell,Biochem.(1988)に発表された通常は３年後以内に見られる網膜芽腫である。Am.J.Dis.Child.132:161,Science208:1042(1980)及びJ.Med.Genet.21:92(1984)に発表された厳密な分析や、Nature305:779(1983) に発表された制限鎖多形性（ＲＦＬＰ）に関する研究の示唆によれば、網膜芽腫は染色体バンド１３ｑ１４に認められ、かつＲＢ又はＲＢ－１と呼ばれる遺伝子座の欠損により発症することがある。ＲＢ遺伝子に一致する特性をもつこの領域からの遺伝子は分子生物学的に既にクローン化されている。・・・この遺伝子が４．７ｋｂｍＲＮＡ転写として発現することは検査された正常組織にすべて認められたが、網膜芽腫細胞では検出できないか、変化していた。・・・また、多くの場合、ＲＢ遺伝子内部に突然変異が認められた。・・・このデータはクローン化ＲＢ遺伝子が一応同定されたことを示唆している。」（４頁２１行ないし５頁２５行）、
「ＲＢ遺伝子の癌抑制特性を確定した証拠に照らして、ＲＢ遺伝子を網膜芽腫感受性の診断手段として使用することが既に行われている。これら診断法及び診断手段はＲＢ遺伝子のクローン化、単離、同定及び配列決定について開示している米国特許出願第１０８，７４８号明細書に記載されている。さらに、この出願明細書には網膜芽腫、骨肉腫や線維肉腫を診断する手段としてクローン化網膜芽腫遺伝子ｃＤＮＡを使用する方法についても開示がある。
さらに別な米国特許出願第０９８，６１２号明細書には、主に細胞核に存在し、かつＤＮＡ結合活性をもつリンタンパク質ｐｐＲＢ１１０が開示されている。ＲＢｍＲＮＡと同様に、このタンパク質は多くの型の培養ヒト細胞にも認められている。また、ｐｐ１１０ＲＢはそれぞれＤＮＡ腫瘍ウィルス及びアデノウィルスの転移タンパク質であるラージＴ抗原及びＥ１Ａと密接な関係があることも判明している。・・・ＲＢ遺伝子産生物やこれを含む複合物についても、これらがＤＮＡ結合活性をもつことが判明している。・・・これら研究が間接的に示唆していることは、ｐｐ１１０ＲＢが他の細胞遺伝子の発現制御に関与し、かつある種の転移タンパク質の腫瘍形成作用を緩和することもあるということである。」（６頁６行ないし７頁４行）、
「現状の癌研究の多くは癌発見と癌を発症しやすい素因を対象としている。従って、非常に望ましいことは、腫瘍発生を未然に阻止できるか、より重要には発症を完全に防止できる癌治療の予防方法を確立することである。」（７頁５行ないし８行）、
「即ち、癌の遺伝学的素因を診断する診断手段の開発はかなり進んでいるにもかかわらず、癌の治療や予防には依然として前に述べたような重大な制限がある。」（７頁２０行ないし２２行）、
「従って、生物工学的な技術により癌を予防及び／又は治療できるようになることが強く望まれている。」（８頁１１行、１２行）
(3) 目的
「本発明の第１目的は癌抑制を制御するのに有用である全体的に安全な治療・予防方法及び産生物を提供することにある。
本発明の別な目的は生物工学的な方法及び産生物を使用することによって癌腫瘍根絶の特効を示す癌抑制を制御する産生物及び方法を提供することにある。
本発明のさらに別な目的は活性成分が自然遺伝子又は置換遺伝子からなる癌治療用又は癌予防用薬剤組成物を提供することにある。本発明のさらに別な目的は活性成分が自然及び／又は置換癌抑制遺伝子からなる癌治療用又は癌予防用薬剤組成物を提供することにある。
本発明のさらに別な目的は活性成分が自然及び／又はクローン化非欠陥形ＲＢ遺伝子又は遺伝子フラグメントからなる、網膜芽腫に罹患した、あるいはその他の欠陥、突然変異または欠損ＲＢ遺伝子をもつ遺伝子を保有する動物の治療及び／又は予防治療に使用する薬剤組成物を提供することにある。
・・・本発明は不活性又は欠陥癌抑制遺伝子の染色体位置を確定する癌の遺伝子治療方法を提供するものである。この場合には、好ましくはクローン化した置換遺伝子を使用して、染色体中の不活性又は欠陥癌抑制遺伝子と置換する。これを治療に使用するだけでなく、本発明は癌に罹患しやすい遺伝学的素因をもつ者を予防治療する手段・・・を提供するものでもある。」（８頁２１行ないし９頁２４行）
(4) 効果
「本発明は放射線療法及び／又は化学療法の必要性が少ない、癌治療方法を提供する。さらに、本発明方法は癌に罹患しやすい遺伝学的素因を発見した後比較的早い段階で、しかも腫瘍形成の開始前に適用することができる。
さらに、本発明には、全染色体より小さく、かつ一般に安定性が高く、クローン化が容易な遺伝学的物質を使用できる利点がある。」（１０頁３行ないし９行）
２ 本願発明の薬剤組成物の投与目的、効果について
(1) 前記１に説示した本願明細書の記載内容及び本願請求の範囲の他の項の記載によれば、本願発明の要旨（請求の範囲第１項）にいう「癌細胞の腫瘍表現型を抑制する」とは、癌細胞が腫瘍表現型を獲得した後で投与する医薬組成物である「癌治療剤」のみならず、いまだ腫瘍表現型を獲得していないＲＢ遺伝子を欠損した癌細胞における腫瘍表現型の誘発を阻止又は予防するための薬剤組成物をも包含するものと認められる。
ア すなわち、甲第６号証によれば、本願明細書の請求の範囲第２項は「前記薬剤組成物が癌の治療のためのもので、内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞が、野生型ＲＢ遺伝子を欠損していることを特徴とする請求の範囲第１項記載の薬剤組成物。」と規定し、同第３項は「前記薬剤組成物が癌の予防のためのもので、内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞が、野生型ＲＢ遺伝子を欠損していることを特徴とする請求の範囲第１項記載の薬剤組成物。」と規定していることが認められ、これら請求の範囲第２項及び第３項の記載によれば、本願発明（請求の範囲第１項）は、癌の治療薬剤を規定する第２項及び癌の予防薬剤を規定する第３項を包含する上位概念のものであると認められる。
イ さらに、前記１に説示した本願明細書の記載も、本願発明の要旨にいう「癌細胞の腫瘍表現型を抑制する」とは、いまだ腫瘍表現型を獲得していないＲＢ遺伝子を欠損した癌細胞における腫瘍表現型の誘発を阻止又は予防するだけのものをも包含することを示していると認められる。
(2) また、本願発明は、「内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞の腫瘍表現型を抑制するための活性成分として哺乳動物の網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物。」と規定され、「生体内の細胞」との限定は付されていないから、生体から取り出した単なる細胞レベルでの癌細胞（培養腫瘍細胞）をも含むすべての癌細胞を対象としていることが認められる。
(3) 上記認定に反する原告の主張及びこれに沿う甲第８号証（【Ｉ】鑑定書）中の記載部分は、上記に説示したところに照らし、採用することができない。
(4) したがって、以下においては、いまだ腫瘍表現型を獲得していない内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない癌細胞、しかも、細胞レベルのものについて、腫瘍表現型の誘発を阻止又は予防するための活性成分として哺乳動物の網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物が進歩性を有するか否かについて判断することとする。
３ 引用例の記載事項、及び本願発明との一致点、相違点の認定
(1) 引用例の記載事項
甲第５号証及び弁論の全趣旨によれば、引用例（【Ｎ】（本願発明の発明者）ほか「Ｔｈｅ ｒｅｔｉｎｏｂｌａｓｔｏｍａ ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｉｌｉｔｙ ｇｅｎｅ ｅｎｃｏｄｅｓ ａ ｎｕｃｌｅａｒ ｐｈｏｓｐｈｏｐｒｏｔｅｉｎ ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ ＤＮＡ ｂｉｎｄｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｙ」（網膜芽腫細胞腫感受性遺伝子はＤＮＡ結合活性に関連する核核リンタンパク質をコードする）Ｎａｔｕｒｅ ３２９巻６４２頁ないし６４５頁、昭和６２年１０月１５日発行）の記載事項は、次のとおりであることが認められる（一部を除き、当事者間に争いがない。）。
「遺伝病である網膜芽腫に対する感受性を決定するヒトＲＢ遺伝子は、最近分子遺伝子技術により特定された。前回の結果は、このＲＢ遺伝子の完全不活性化が腫瘍発生に必要とされることを示した。腫瘍抑制遺伝子として、ＲＢ遺伝子は、大多数の他の腫瘍遺伝子と反対のやり方で機能する。ＲＢｃＤＮＡクローンの配列解析によれば、長いＯＲＦ（オープン リーディング フレーム）を有し、これによりコードされる推定蛋白質は、ＤＮＡ結合機能を有することが示唆される特徴を有する。・・・今回、このＲＢ蛋白質は、分子量約１１０，０００ないし１１４，０００のリン蛋白質であり、そのほとんどは核内に存在することがわかった。・・・これらの結果を総合すると、ＲＢ遺伝子産物は、細胞内で他の遺伝子を調節する機能を果たすことがことが示唆される。」（６４２頁左欄下から２２行ないし下から１行。なお、原文における「imply」は、「may」の存在も考慮すれば、被告の主張のような強い意味を有していると解することはできない。）、
「予備的なデータ及び核に局在化しているという結果は、ＲＢ蛋白質の遺伝子調節機能を支持するものである。ＤＮＡ結合活性が、このＲＢ蛋白質を簡単に検出する活性であり、その機能の最も重要な指標に成り得る可能性がある。・・・他の腫瘍遺伝子とは対照的に、ＲＢリン蛋白質( 分子量１１０ＫＤ）の不存在が、腫瘍発生をもたらすようである。ＲＢリン蛋白質が他の遺伝子の調節に重要であるならば、ＲＢリン蛋白質の欠失によるこれら他の遺伝子の脱調整が、腫瘍発生を媒介するのかもしれない。このＲＢリン蛋白質の活性を調節する他のファクターと、このＲＢ蛋白質により調節されるターゲット遺伝子を特定することが重要になるであろう。」（６４５頁左欄下から１２行ないし右欄３行）
(2) 一致点、相違点の認定
ア 本願発明と引用例の記載との対比については、本願発明と引用例の記載とは、「内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しないことが癌細胞の腫瘍表現型の原因であることが記載されている点」で共通することを除き、当事者間に争いがない。
４ 引用例の記載について
(1) 前記３(1)に認定の引用例の記載は、本願優先権主張日当時の技術水準を念頭に、かつ、全体として読めば、１対の対立遺伝子からなるＲＢ遺伝子において、両方の対立遺伝子が損傷され、ＲＢ遺伝子が遺伝子として機能しないとき(すなわち、ＲＢ遺伝子が完全不活性化・欠損し、内因性野生型ＲＢ蛋白質を産生しないとき)、網膜芽細胞腫が発症すること、すなわち、内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しないことが癌細胞の腫瘍表現型の原因であることを記載しており、しかも、このタイプの癌の場合には、腫瘍形成という最終段階よりも前の段階で当該腫瘍抑制遺伝子を補ってやれば、その腫瘍形成が阻止又は予防できることは当然に予測されることであるから、発明の完成に向けてある技術を採用することを動機づけるか否かという発明の進歩性の有無の観点からは、網膜芽細胞腫の細胞につき、腫瘍表現型を阻止することを目的として、ヒトの網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物を調剤することを動機づけるには十分な記載であると認められる。
(2) 確かに、前記３(1)に認定のとおり、引用例は、「これらの結果を総合すると、ＲＢ遺伝子産物は、細胞内で他の遺伝子を調節する機能を果たすことが示唆される。」等の表現を採用し、断定的な表現をしているものではない。
しかしながら、引用例におけるこのような断定的でない表現は、科学的に厳密な証明の観点から採用されたものとみることができるのであり、このような表現がされているからといって、引用例の記載が、必ずしも網膜芽細胞腫の細胞につき、腫瘍表現型を阻止することを目的として、ヒトの網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物を調剤することを動機づけるには足りないと認めることはできない。
すなわち、引用例の記載事項は、単に他の遺伝子を調節する機能を有するとの結論を述べているものではなく、これまでの研究結果やＲＢ蛋白質が核内に局在しているとの研究結果に言及し、それらから推論される結論として上記結論を述べているものである。
(3) さらに、引用例の上記記載事項を理解するために、本願優先権主張日当時における網膜芽細胞腫（ＲＢ）についての知見を検討すると、次のとおりである。
ア 乙第１２号証（【Ｐ】「網膜芽細胞腫と遺伝子」眼科２９巻１１号１２２５頁。昭和６２年１０月５日発行）、乙第１３号証（【Ｐ】ら「網膜芽細胞腫の分子生物学的研究 非腫瘍細胞と細胞融合実験 第１報」日本眼科学会雑誌９２巻５号１１４頁。昭和６３年５月１０日発行）、乙第５号証（【Ｐ】ら「網膜芽細胞腫の分子生物学的研究 非腫瘍細胞との細胞融合実験 第２報」日本眼科学会雑誌９２巻５号１５６頁。昭和６３年５月１０日発行）、及び乙第６号証（【Ｑ】「網膜芽細胞腫の癌抑制遺伝子およびそのほかの癌発生との関連」実験医学６巻５号５１頁。昭和６３年５月１日発行）によれば、これらの医学論文には次の記載があることが認められる。
(ア) 乙第１２号証「現在、本法を駆使しつつ、ＲＢ遺伝子の検索が精力的に行われており、よりＲＢ遺伝子に近いＤＮＡを求め続け、最終的にはＲＢ遺伝子そのものを同定しようと試みられている。これを“chromosome walking technique”という。
V．ＲＢは、ある遺伝子の欠失により生ずる腫瘍である（ＲＢは、recessive cancer）一般に悪性腫瘍には、ある悪性腫瘍を惹起する遺伝子（oncogene）が加わるために発現するdominant cancerと、ある遺伝子が欠損するために生ずる腫瘍であるrecessive cancerとがある。
ＲＢに関しては、前記のごとく染色体分析で、染色体１３番q１４域を含む欠失が５％前後の症例に認められることから、後者の可能性が考えられていた。
さらに、ＥｓＤを用いた検索の中で【Ｒ】ら（１９８３年）は、興味ある１例を報告した・・・。
本報告は、前述の“two－hit”説の正しいことを支持するとともに、ＲＢがrecessive cancerであること、つまりwild typeのＲＢ遺伝子が完全に欠損するために生ずる腫瘍であろうと結論している。」（乙第１２号証１２２７頁左欄１２行ないし右欄８行）
「また、筆者らは細胞融合を用い、ＲＢＹ７９細胞と非腫瘍細胞ＮＩＨ３Ｔ３の間にhybridを作ることに成功し、hybridが非腫瘍細胞ＮＩＨ３Ｔ３に類似した形態および性質を示したことより、ＲＢがrecessive cancerであると報告した１３）。」（同１２２７頁右欄１２行ないし１７行）
「最近のＲＢ遺伝子に関する研究には、目を見晴らせるものがある。中でも【Ｍ】ら１７）、【Ｎ】ら１８）の論文は、ともにＲＢ遺伝子に直接触れており興味深い。前者はＨ３－８からのchromosome walkingでつかんだｐ４．７Ｒであり、後者はＥｓＤ遺伝子からのchromosome walkingでつかんだＲＢ－１、ＲＢ－５であるが、両者には共通する部分が多い（第２表）。両者のｃＤＮＡの大きさは、４．７ｋｂと４．６ｋｂとほとんど同じサイズであり、染色体１３番ｑ１４における存在部位もほとんど同じと思われる。・・・前者では、その塩基配列を未だ求めておらず、両者が同じものであるか否かは、今後次第に明らかにされるであろう。
・・・。
また、【Ｎ】ら１８）も触れているごとく、このＲＢ遺伝子をＲＢ腫瘍細胞に取り込ませた時、腫瘍細胞が性質を変え、正常な細胞となるか否か、生物学的な面からの証明も是非行う必要がある。・・・。
さらにその彼方には、窮極の夢である遺伝子治療への道がある。遺伝子を補うことによりＲＢを治すことができればと期待される。」（同１２３０頁右欄２行ないし１２３１頁左欄下から１０行）(イ) 乙第１３号証「悪性腫瘍細胞と正常細胞間のhybridを検索し、悪性の性質およびその調節、そしてその表現型発現のメカニズムにつき研究が行なわれるようになった。当初は上記の如く、悪性細胞と正常細胞間のhybridは全て悪性を示すものと考えられていたが２７）～２９）、正常に近い性質を示す場合もあることが明らかになり３０）～３３）、現在では悪性腫瘍には、前者の如きdominant cancerと、後者の如きrecessive cancerがあることが知られている。
前述の如く、ＲＢは染色体１３番ｑ１４に存すると考えられるＲＢ遺伝子の欠損により生ずるrecessive cancerであろうとの見方が有力であるが、未だ生物学的に検討した報告はない。そこで著者らは、ＲＢと非腫瘍細胞の間に細胞融合を行ないhybridを作り、その形態につき検討したので報告する。」（乙第１３号証１１５頁右欄下から１５行ないし１行）、
「hybridにはＲＢの如く処理培養皿にしか生着できないものは１つもなく、得られた６０個のhybrid全てがanchorage dependentな性質を示し、しかもその細胞形態はいずれも紡錘型で、end to endの流れるが如き細胞配列を呈し、ＮＩＨ３Ｔ３に極めてよく一致していた（図７、８）。
この結果は、本腫瘍がrecessive cancerであることを強く支持するものである。
もし仮に本腫瘍がdominant cancerであると仮定すると、dominantであるＲＢ遺伝子がhybridのＤＮＡ中にも存在することになりhybridは「悪性」の表現型を示すものと考えられる。しかし、実際にはhybridは全例で例外なく「非悪性」であるＮＩＨ３Ｔ３とよく類似した表現型を示した。ヒトとマウスという種の違いはあるが、本腫瘍で欠損しているrecessiveなRB遺伝子が、細胞融合によりマウス細胞より補われたものと考えられる。」（同１２０頁右欄６行ないし２１行）、「本実験において、本腫瘍に欠けていたＲＢ遺伝子が、細胞融合によりＮＩＨ３Ｔ３細胞より補われたと考えることは、充分可能であると思われる。」（同１２０頁右欄下から１２行ないし１０行）
(ウ) 乙第５号証
「近年、染色体分析ならびにエステラーゼＤやRestriction Fragment LengthPolymorphisms（ＲＦＬＰｓ）といったマーカ－ＤＮＡによる検索が行われ、染色体１３番ｑ１４域に、本腫瘍の発現に関する遺伝子が存在し、ＲＢ腫瘍自体ではその遺伝子が２本の染色体の双方で欠損しているのではないかと考えられるようになってきた。こうして、【Ｋ】，【Ｌ】が提唱した“two－hit”説が支持される一方、この遺伝子が追求されている。１）
我々は、本腫瘍が遺伝子欠損により生ずる腫瘍－これをrecessive cancerという－であるか否かを、細胞融合を用い生物学的な面から検討している。先にＲＢ Ｙ７９と非腫瘍細胞ＮＩＨ３Ｔ３間に細胞融合を行い、hybridの獲得に成功し、その形態が全て非腫瘍細胞３T３に極めて類似したものであったこと、したがって、本腫瘍はrecessive cancerであると考えられる旨報告した。２）
本論文では、更に、これらhybridの増殖速度、飽和密度、soft agar中での増殖能力につき検討し報告する。」（乙第５号証１５６頁右欄下から３行ないし１５７頁左欄１７行）、
「悪性腫瘍には、遺伝子oncogeneが加わるために生ずるdominantcancerと、regulatorあるいはsuppressor遺伝子が欠損するために生ずるrecessivecancerとがある。
ある腫瘍が、dominant cancerであるか、それともrecessive cancerであるかを検討する生物学的手段として、細胞融合がある。悪性腫瘍と非腫瘍細胞を細胞融合しhybridを形成した時、悪性腫瘍がdominant cancerである場合には、oncogeneは細胞融合によりhybrid中にも存在することとなり、hybridは悪性を示す９）。一方、悪性腫瘍がrecessive cancerである場合には、悪性腫瘍で欠損していた遺伝子が、細胞融合により非腫瘍細胞より補われ、hybridは非腫瘍細胞の性質を示すことになる１０）。」（同１６０頁左欄１６行ないし２９行）
「本実験においても、ＲＢ４で欠損していたＲＢ遺伝子が、細胞融合により３T３＃４から補われた、と考えることは充分可能と思われる。」（乙第５号証１６０頁右欄１３行ないし１５行）
(エ) 乙第６号証
「７．Ｒｂ遺伝子の問題点および今後の解析
第２ヒットとしてhomozygous deletionが腫瘍細胞で多く示されたが、【Ｋ】の仮説は証明されたといえるのか？ この疑問はまだまだ追求されるべきものである。ＲＦＬＰによる周辺データはあっても、直接的に第１ヒットが何であるのかを示したデータはまだまだ少ない。今後明らかにされるべき重要な課題である。
【Ｏ】らの報告１３）のなかにあるheterozygous deletionが第１ヒットとどのように対応するのか、症例をかさねて検討する必要がある。またＲＢ１のみならず、パルスフィールドゲルなどにより周辺の未知の遺伝子にも注意を向ける必要性も感じる。最終的な証明はfunctional testを待たねばならないが、抑制遺伝子で癌表現型に対して劣性であることから、アッセイ系が難しい。Ｒｂ－ｃＤＮＡを何らかの形でＲｂ細胞に導入して癌表現型がどう変化するかが出発点となるであろう。また、この遺伝子の標的はいったい何であろうか？」（乙第６号証５６頁左欄１行ないし１７行）
イ これらの記載及び弁論の全趣旨によれば、本願優先権主張日当時における網膜芽細胞腫の発症プロセス等について、当業者に周知の事項は、次のとおりであったことが認められる。
(ア) 一般に悪性腫瘍には、ある悪性腫瘍を惹起する遺伝子（oncogene）が加わるために発現するdominant cancerと、ある遺伝子が欠損するために生ずる腫瘍であるrecessive cancerとがある。網膜芽細胞腫（ＲＢ）は、染色体分析の結果等から、ＲＢ遺伝子が欠損するために生ずる腫瘍であるrecessive cancerであると考えられてきた。ある悪性腫瘍がdominant cancerかrecessive cancerであるかを確認するために通常の方法である腫瘍細胞と非腫瘍細胞とを細胞融合する実験が網膜芽細胞腫（ＲＢ）についても行われたが、融合した細胞は、軟寒天培地（softagar）中での培養結果を含め、培養非腫瘍細胞の性質を示したことから、網膜芽細胞腫（ＲＢ）がＲＢ遺伝子が欠損するために生ずる腫瘍であることが更に裏付けられた。融合した細胞が非腫瘍細胞の性質を示すのは、細胞融合によりＲＢ遺伝子が非腫瘍細胞から補われたためであると考えられる。
(イ) ＲＢ遺伝子が同定されれば、ＲＢ遺伝子をＲＢ腫瘍細胞に取り込ませる実験が可能となるが、その実験によって腫瘍細胞が性質を変えて正常な細胞となることが確認されれば、上記(ア)の知見は科学的に証明されたものとなる。
ウ(ア) 原告は、甲第２号証（【Ｊ】鑑定書）、甲第８号証（【Ｉ】鑑定書）等を引用して、本願優先権主張日当時、癌細胞は、通常、複数の遺伝子の欠陥(障害)によって生じると考えられていたのであり、網膜芽腫症等の内因性の野生型RB蛋白質を有しない癌細胞の腫瘍表現型が単一遺伝子異常疾患であるとは考えられていなかった旨、また、癌細胞が腫瘍を形成するプロセスもほとんど解明されておらず、複雑なプロセスを踏むものと理解されていた旨主張し、その結果、腫瘍形成の要因として1つの欠陥遺伝子が特定されても、その遺伝子のみの補充が癌細胞の処置に有効であるとは当業者は思いも付かなかった旨主張する。
確かに、前記乙第１２号証によれば、同号証（【Ｐ】「網膜芽細胞腫と遺伝子」）には、「さらには、ＤＮＡレベルを詳細に検討することにより、どのようにしてｍＲＮＡ転写の異常がＲＢで生ずるのか、そのメカニズムが明らかにされる必要がある。ＲＢ遺伝子は、supressorあるいはregulate geneであると考えられているが、それでは、そのsupressあるいはregulateされる遺伝子は何なのか。これについては、Ｎ－ｍｙｃの可能性を挙げる報告もみられるが、否定的な見方も多い１９）。いずれにせよ、ＲＢが発現するまでの道のりを完全に明らかにするには、さらに時間がかかるであろう。」（１２３１頁左欄２行ないし１２行）と記載されていることが認められ、この記載によれば、本願優先権主張日当時、網膜芽腫症の癌細胞が腫瘍を形成するプロセスは完全には解明されていなかったことが認められる。
しかしながら、前記説示のとおり、本願優先権主張日当時、網膜芽細胞腫（ＲＢ）がＲＢ遺伝子が欠損するために生ずる腫瘍であることはほぼ裏付けられ、腫瘍細胞と非腫瘍細胞とを細胞融合する実験で融合した細胞が非腫瘍細胞の性質を示し、かつ、そのことは、細胞融合によりＲＢ遺伝子が非腫瘍細胞より補われたものと考えることが当業者の理解であったものであり、上記腫瘍形成のプロセスが完全には解明されていなかったとしても、そのことが網膜芽細胞腫の細胞の腫瘍表現型を阻止することを目的として網膜芽細胞腫の細胞にＲＢ遺伝子を補うことを動機づけることを妨げる理由とはならないと認められるから、原告の上記主張は理由がない。
(イ) 原告は、乙第５及び第１３号証に記載された腫瘍細胞と非腫瘍細胞との細胞融合実験から非腫瘍細胞（そのゲノム全体）が、ＲＢ癌細胞の増殖を逆行させ得る１つ又はそれ以上の要因を含むことのみを教示されるものの、観察された現象が単一の遺伝子を原因とするものか否かを判断することはできない旨主張する。
しかしながら、細胞融合によりＲＢ遺伝子が非腫瘍細胞から補われたとの当業者の理解は、前記説示のとおり、細胞融合の実験結果からだけでなく、染色体分析の結果等も総合した結果であるから、原告の上記主張も理由がない。
(ウ) また、原告は、ある癌がrecessiveであることは、その癌を単一の遺伝子で処置し得ることを意味しないとして、色素性乾皮症の例を指摘するが、甲第８号証（【Ｉ】鑑定書訳文６頁）及び甲第１２号証（日経バイオテクノロジー最新用語辞典８７）によれば、色素性乾皮症は癌ではないことが認められるから、原告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない。
(4) 以上によれば、引用例の記載は、網膜芽細胞腫の細胞につき、腫瘍表現型を阻止することを目的として、ヒトの網膜芽腫遺伝子を含む薬剤組成物を調剤することを動機づけるに十分な記載であると認められる。
５ レトロウィルスベクターの使用について
(1) 本願発明の優先権主張日当時、「遺伝子治療」という概念は周知であり、単一遺伝子異常疾患に対して、担体が何であれ、その欠陥遺伝子を補充すれば、疾患を治療できることが広く期待されていたこと、及び、ＲＢ蛋白をコードする遺伝子を、上記担体であるレトロウィルスベクターに組み込むことに格別の困難性は認められないことは、当事者間に争いがない。
(2) ア 乙第８号証（【Ｓ】「レトロウイルスベクター」）及び乙第９号証（【Ｔ】ら「レトロウイルスベクターを利用したｃＤＮＡタイプのキメラ抗体遺伝子の作製」）によれば、乙第８、第９号証には、次のとおり記載されていることが認められる。
「レトロウイルスベクターの場合には、細胞への取り込みは、（ウイルスをベクターに用いる場合には一般にそうであるが）感染という形をとり、染色体ＤＮＡへの組み込みは、レトロウイルス特有のインテグラーゼによって触媒されるので、きわめて効率が高い。組み換えウイルスの力価を上げれば、１回の感染でほとんどの細胞に安定に外来遺伝子を導入することも可能である。またレトロウイルスの中にはマウスからヒトまで種を越えて、初代培養細胞も含めた様々な細胞に感染可能なものもある。こういったウイルスを用いることによって、遺伝子導入の受容細胞になり得る細胞の範囲を大きく広げることができる。骨髄３）～５）、肝臓６）、皮膚７）などの組織の初代培養細胞を、試験管内で組み換えウイルスに感染させ、動物個体に戻すということも技術的に可能であり、遺伝子治療への応用が試みられている。」（乙第８号証１０２頁右欄４行ないし２０行）、
「一方、レトロウイルスは、形質導入ベクターとしていくつかの優れた性質をもっている。すなわち、レトロウイルスは多くの種類の細胞に遺伝子導入が可能であり、骨髄組織中の造血幹細胞１）、２）や動物の生殖細胞３）にも導入可能である。またＳＶ４０やアデノウイルスの増殖は細胞にとって致死的であるが、レトロウイルスは細胞を死滅させることなく感染性ウイルスを産生する。さらにⅢ－４で述べるように、Ｍａｎｎらが樹立したψ－２細胞４）を用いることにより、ヘルパーウイルスの混在していない、外来遺伝子をもつ組み換えウイルスのストックが得られるようになった。そしてヘルパーウイルスの２次的な作用を心配することなく、動物にも遺伝子導入が可能になった。」（乙第９号証第１０１６頁左欄下から９行ないし右欄４行）、
「一般にレトロウイルスベクターは、外来遺伝子を細胞に導入する系として、リン酸カルシウム法２３）などに比較して、染色体に安定に組み込まれる効率１）、１４）の高さと、いろいろな組織由来の初代培養細胞にも細胞を傷めることなく導入可能であるという点が優れていた。そして、さらに上述した方法を使うことにより外来遺伝子導入後は、その中のイントロンが除去されている可能性が高い１７）ことやＬＴＲからの転写と逆方向に外来遺伝子を挿入した時などに予想外のＲＮＡスプライシングが起こりうることを除いては、レトロウイルスの形質転換細胞や外来遺伝子に対する影響を考えずに、その外来遺伝子発現による細胞や個体への影響を調べることが可能である。」（乙第９号証第１０２４頁左欄５行ないし右欄５行）
イ 以上の乙第８、第９号証の記載によれば、レトロウイルスベクターは、細胞に遺伝子導入する際に効率が高く、しかも多くの種類の細胞に遺伝子導入が可能なものであり、そのことは、本願優先権主張日当時、当業者に周知であったことが認められる。
ウ したがって、これと同旨の審決の認定に誤りはなく、本願優先権主張日当時、遺伝子治療という概念自体、及び遺伝子導入のためのレトロウイルスベクターの使用自体は周知だったとしても、そのようなレトロウイルスベクターの使用により、欠陥遺伝子の種類に関わらず、遺伝子治療の効果が得られ、又は効果が期待されることが周知であったとはいえない旨の原告の主張及び甲第２号証の記載は採用することができない。
６ 容易想到性
(1) 前記４に説示の引用例の記載、及び前記５に説示の遺伝子治療及びレトロウイルスベクターに関する知見によれば、ヒトＲＢ遺伝子の全塩基配列についての情報を入手した当業者であれば、これに基づきＤＮＡを合成することにより遺伝子を入手し、いまだ腫瘍表現型を獲得していないＲＢ遺伝子を欠損した癌細胞における腫瘍表現型の誘発を阻止又は予防する目的で、上記入手したヒトＲＢ遺伝子をレトロウィルスベクターに組み込むことにより、細胞レベルの上記細胞に取り込ませることに想到し、そのような薬剤組成物を調剤することは、本願優先権主張日当時の当業者にとって容易なことであったと認められ、これと同旨の審決の判断に誤りはない（弁論の全趣旨によれば、遺伝子の塩基配列情報があれば、この情報を基にＤＮＡを合成してＲＢ遺伝子を入手することができることは、本件優先権主張日前の技術常識であると認められる。）。
(2) そして、本願発明のように構成することにより、その薬剤組成物が細胞レベルにおいて、いまだ腫瘍表現型を獲得していない内因性の野生型ＲＢ蛋白質を有しない細胞における腫瘍表現型の誘発を阻止又は予防するとの効果を奏することは、前記４に説示の知見によれば、本願発明の構成が当然奏すると予想される効果にすぎないと認められる。
これに反する原告の主張は採用することができない。
７ 結論
よって、原告主張の取消事由は理由がないから、本訴請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
（口頭弁論終結の日 平成１１年１２月２１日）
（裁判長裁判官 永井紀昭 裁判官 塩月秀平 裁判官 市川正巳）